Utilizzo del logo altrui: quando si configura una violazione del marchio?

Nei Paesi Bassi, l'utilizzo non autorizzato del logo di qualcun altro è illegale quando il logo è un marchio registrato e viene utilizzato nell'ambito di un'attività commerciale secondo una delle modalità elencate nell'articolo 2.20 della Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (BCIP, in olandese BVIE) o nella corrispondente disposizione del Regolamento UE sui marchi. L'eccezione principale riguarda l'uso referenziale: ai sensi dell'articolo 2.23 della BCIP, è consentito utilizzare un marchio per identificare o fare riferimento ai beni o servizi del titolare, a condizione che ciò avvenga nel rispetto delle pratiche commerciali leali.

Un logo può essere tutelato anche dal diritto d'autore e dalla legge sui nomi commerciali, nonché dalla norma generale in materia di responsabilità civile di cui all'articolo 6:162 del Codice civile olandese (BW). Questo articolo spiega quale diritto si applica, quando l'uso è consentito e cosa accade quando il titolare intraprende un'azione legale.

Quali diritti tutelano un logo?

Un logo può essere protetto contemporaneamente dal diritto dei marchi, dal diritto d'autore e dal diritto dei nomi commerciali. La scelta del diritto applicabile determina quasi ogni aspetto pratico, quindi è bene verificarlo prima di procedere.

La normativa principale in materia è quella relativa ai marchi . Nel Benelux, i diritti sui marchi derivano esclusivamente dalla registrazione presso l'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Benelux (BOIP) per Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, oppure presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) per l'intera Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 2.9 della Convenzione di Ginevra sulla Proprietà Intellettuale (BCIP), la registrazione nel Benelux ha una durata di dieci anni ed è rinnovabile. Ai sensi dell'articolo 2.27 della BCIP, la registrazione può essere revocata se il marchio non è stato effettivamente utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni. Entrambi i registri sono pubblici e consultabili gratuitamente.

Il diritto d'autore protegge automaticamente un logo ai sensi della legge olandese sul diritto d'autore (Auteurswet) se si tratta di un disegno originale che reca l'impronta personale del suo creatore. Una semplice parola scritta con un carattere tipografico standard non è sufficiente; un disegno grafico distintivo, invece, di solito lo è. Ai sensi dell'articolo 37 della legge sul diritto d'autore, la protezione dura fino a settant'anni dopo la morte del creatore, quindi un vecchio logo può essere protetto anche dopo la scadenza della registrazione del marchio.

Spesso si dimentica la normativa sui nomi commerciali . L'articolo 5 della Legge sui nomi commerciali (Handelsnaamwet) vieta l'utilizzo di un nome commerciale così simile a uno già esistente da generare confusione, tenendo conto della natura e dell'ubicazione delle due attività. Non è necessaria alcuna registrazione.

Qualora nessuno di questi diritti sia applicabile, può comunque applicarsi l'articolo 6:162 BW, ad esempio in caso di imitazione pedissequa che provochi confusione evitabile. La pubblicità ingannevole e comparativa è regolamentata separatamente dagli articoli 6:194 e 6:194a BW.

Quando l'utilizzo di un logo costituisce una violazione di un marchio registrato?

L'articolo 2.20(2) del BCIP fornisce al titolare tre motivi principali per interrompere l'uso; uno è sufficiente. Tutti richiedono l'uso nell'ambito di un'attività commerciale (economisch verkeer), motivo per cui un disegno privato non costituisce violazione, mentre una maglietta stampata offerta in vendita può esserlo.

Segno identico su beni o servizi identici

Se si utilizza un segno identico al marchio registrato per beni o servizi identici, si configura una contraffazione senza necessità di dimostrare la confusione. Questo è il caso della contraffazione: un logo registrato sulle proprie borse, offerte in vendita.

Segnale simile con possibilità di confusione

Questo principio è determinante nella maggior parte delle controversie reali. Se il segno distintivo e i beni o servizi sono identici o simili, il titolare deve dimostrare la probabilità di confusione da parte del pubblico di riferimento, inclusa la probabilità di associazione.

I tribunali effettuano una valutazione complessiva. Confrontano i segni dal punto di vista visivo, uditivo e concettuale, ponderandoli in base alla somiglianza dei prodotti e al carattere distintivo del marchio anteriore. Il punto di riferimento è il consumatore medio, ragionevolmente informato e attento, che raramente vede entrambi i marchi uno accanto all'altro. Non è richiesto il dolo: si può violare un marchio di cui non si è mai sentito parlare.

Marchi con una reputazione

Per un marchio noto nel Benelux o nell'UE, il titolare non deve dimostrare la confusione. È sufficiente che l'uso di un segno simile, senza giustificato motivo, tragga un vantaggio sleale o arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio. Tale tutela si applica indipendentemente dal fatto che i prodotti siano simili o meno.

Quando è consentito utilizzare il logo di un'altra azienda?

Il diritto olandese e quello dell'UE in materia di marchi non prevedono una dottrina generale di "fair use" (uso leale) di tipo americano. Prevedono invece un elenco ristretto di limitazioni, come stabilito dall'articolo 2.23 del Codice di condotta per la proprietà intellettuale olandese (BCIP), oltre all'esaurimento dei diritti e alle norme sulla pubblicità comparativa.

In pratica, l'uso referenziale è di fondamentale importanza. Ai sensi dell'articolo 2.23(1)(c) del Codice di proprietà intellettuale canadese, il titolare non può vietare l'uso del marchio per identificare o fare riferimento a beni o servizi come propri, in particolare per indicare la finalità di accessori o pezzi di ricambio. Ciò consente a un'officina di indicare le marche di auto che ripara e a un negozio di elencare le marche che ha in magazzino.

Ogni limitazione è soggetta a una condizione: l'uso deve essere conforme alle pratiche oneste in ambito industriale o commerciale. La Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito questo principio. Il vostro utilizzo non deve suggerire un collegamento commerciale con il titolare, trarre un vantaggio sleale dal marchio, screditarlo o presentare i vostri prodotti come imitazioni. In pratica: utilizzate la denominazione "marchio" anziché il logo laddove la denominazione sia sufficiente, mantenete il vostro marchio distintivo dominante ed evitate qualsiasi elemento che assomigli a un badge di partner ufficiale.

La seconda limitazione è l' esaurimento del marchio . Una volta che i prodotti originali sono stati immessi sul mercato nello Spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso, quest'ultimo non può utilizzare il marchio per opporsi alla loro rivendita, mentre il rivenditore può utilizzarlo per pubblicizzarli. L'eccezione si verifica quando le condizioni dei prodotti sono cambiate o la pubblicità danneggia gravemente la reputazione del marchio.

La pubblicità comparativa è consentita ai sensi dell'articolo 6:194a del Codice Civile tedesco (BW) solo a determinate condizioni cumulative. Il confronto non deve essere ingannevole, deve confrontare prodotti che soddisfano le stesse esigenze, deve confrontare oggettivamente caratteristiche materiali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non deve screditare il concorrente né presentare i prodotti come imitazioni.

A differenza del diritto d'autore, dove l'articolo 18b della legge sul diritto d'autore consente la parodia e la critica, la parodia e la critica non godono di eccezioni esplicite. La parodia è tutelata principalmente perché non viene utilizzata nell'ambito di un'attività commerciale, oppure perché sussiste una giusta causa alla luce della libertà di espressione sancita dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Una battuta stampata su un prodotto in vendita, di solito, non è al sicuro.

Quali sono le regole per i loghi online?

Oggigiorno la maggior parte delle controversie sui loghi inizia online. Fare un'offerta per il marchio di un concorrente come parola chiave di ricerca non costituisce automaticamente una violazione, ma riprodurre il logo del concorrente in un annuncio pubblicitario o sulla propria landing page è molto più difficile da difendere.

La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che la questione determinante per la pubblicità tramite parole chiave è se un utente internet ragionevolmente informato sia in grado di distinguere se i prodotti pubblicizzati provengono dal titolare del marchio o da terzi. Un annuncio che nomina chiaramente la propria attività e non suggerisce alcun collegamento è generalmente consentito.

In linea di principio, i marketplace e le piattaforme social non sono responsabili per gli annunci pubblicati dai loro utenti, a condizione che non svolgano un ruolo attivo e intervengano tempestivamente una volta informati. Ai sensi del Regolamento UE sui servizi digitali (DSA), le piattaforme devono offrire un meccanismo di notifica e intervento, che consenta ai titolari dei marchi di ottenere rapidamente la rimozione degli annunci.

Un logo utilizzato come immagine del profilo o nel nome di un account può costituire un uso improprio del marchio e, allo stesso tempo, violare la legge sui nomi commerciali. Un nome di dominio .nl che contiene un marchio può essere contestato presso i tribunali ordinari o tramite la procedura di risoluzione delle controversie per i nomi di dominio .nl; tale procedura può solo ordinare il trasferimento o la cancellazione, non il risarcimento dei danni.

Cosa succede quando il titolare del marchio intraprende un'azione legale?

Di solito, l'esecuzione forzata inizia con una lettera di diffida formale (sommatie), seguita da un procedimento cautelare (kort geding) in caso di inadempimento. Nei casi di proprietà intellettuale, la parte soccombente è tenuta a pagare le spese legali ragionevoli e proporzionate della parte vincente ai sensi dell'articolo 1019h del Codice di procedura civile (Rv), e non secondo la tariffa standard ridotta.

La lettera di diffida in genere ti chiede di interrompere l'attività, di firmare un impegno a non procedere (onthoudingsverklaring) con una penale contrattuale, di rivelare i fornitori e le quantità vendute e di pagare le spese. Tale impegno è un contratto: la penale può essere richiesta anche in assenza di una sentenza di condanna, quindi non firmarlo senza averlo letto.

Nei casi urgenti, il tribunale può emettere un'ingiunzione senza previa audizione ai sensi dell'articolo 1019e del Regolamento di procedura civile. Ai sensi degli articoli 1019b-1019d del Regolamento di procedura civile, il titolare può ottenere l'autorizzazione a produrre prove in anticipo. Le merci contraffatte alla frontiera esterna dell'UE possono essere trattenute dalla dogana sulla base di una richiesta del titolare dei diritti.

Nel merito, l'articolo 2.21 del Codice di procedura civile olandese (BCIP) consente al titolare di richiedere il risarcimento dei danni e, in aggiunta o in sostituzione, gli utili derivanti dall'uso illecito. Il tribunale può anche ordinare il ritiro e la distruzione dei beni. Il commercio deliberato di merci contraffatte costituisce reato anche ai sensi del Codice penale olandese. La nostra guida sulla tutela della proprietà intellettuale nei Paesi Bassi illustra queste procedure in modo più dettagliato.

Cosa bisogna verificare se si desidera utilizzare il logo di un altro marchio?

La maggior parte delle controversie si può evitare con pochi semplici controlli. Effettuateli prima che il logo venga pubblicato sul vostro sito web, sulla confezione o nella pubblicità.

• Cerca il marchio nei registri del BOIP e dell'EUIPO e verifica per quali prodotti e servizi è registrato.
• Chiediti se è sufficiente nominare il marchio a parole; usa il logo solo se è strettamente necessario.
• Richiedi un'autorizzazione scritta per l'utilizzo di pannelli con i loghi dei clienti, badge dei partner e collaborazioni in co-branding, e verifica le linee guida del marchio.
• Evitate termini come "ufficiale", "autorizzato" o "certificato" a meno che il rapporto non sussista realmente; in caso contrario, si applicano anche gli articoli 6:194 e 6:194a BW.
• Prima di inserire il logo di un ex cliente nel tuo portfolio, verifica l'eventuale presenza di clausole di riservatezza nei suoi contratti.
• Se il tuo logo è stato creato da un designer, assicurati che il copyright ti sia stato ceduto tramite un atto scritto, come previsto dall'articolo 2 della legge sul diritto d'autore.

Cosa dovresti verificare in qualità di proprietario di un marchio?

Le opzioni a tua disposizione per far rispettare la legge dipendono da ciò che hai registrato e da come lo utilizzi. Verifica questi punti prima di inviare una lettera di diffida.

• Il logo è registrato presso il BOIP o l'EUIPO per i prodotti e servizi in questione ed è tuttora valido?
• Avete effettivamente utilizzato il marchio negli ultimi cinque anni, in modo che non sia soggetto a revoca ai sensi dell'articolo 2.27 del Codice di protezione dei marchi (BCIP)?
• L'utilizzo da parte dell'altra parte rientra nell'ambito dell'uso referenziale, dell'esaurimento del marchio o della pubblicità comparativa?
• Avete conservato prove dell'uso illecito, con date e screenshot?
• Per gli annunci online, avete utilizzato la procedura di notifica e intervento della piattaforma?

Cosa fare se si riceve una lettera di diffida?

Non firmate nulla lo stesso giorno, ma rispondete per iscritto entro la scadenza stabilita. Il silenzio incoraggia l'avvio di procedimenti cautelari e, una volta emesso un provvedimento cautelare ex parte, l'onere di revocarlo ricade su di voi.

Innanzitutto, accertatevi se il marchio è registrato, per quali beni e servizi e se è ancora valido. Verificate se il vostro utilizzo rientra nell'ambito dell'uso referenziale o dell'esaurimento del marchio e conservate le prove di come e da quando avete utilizzato il vostro segno, poiché un uso precedente può conferirvi diritti propri. In caso di violazione evidente, un accordo negoziato con una sanzione proporzionata e un periodo transitorio è solitamente più economico di un contenzioso; la regola dei costi di cui all'articolo 1019h del Codice di procedura civile olandese (Rv) si applica in entrambe le direzioni. Argomenti correlati sono trattati nei nostri articoli sulla possibilità che gli hashtag siano considerati marchi e sulla legge olandese in materia di tutela dei segreti commerciali.

Come possiamo aiutarvi in ​​caso di controversie relative a loghi e marchi?

I nostri avvocati specializzati in diritto societario forniscono consulenza sia ai titolari di marchi che alle aziende accusate di violazione di diritti.

• Effettuiamo una ricerca nei registri del BOIP e dell'EUIPO e valutiamo se l'uso previsto costituisce un uso di riferimento o una violazione del diritto d'autore.
• Redigiamo contratti di licenza, di co-branding e di progettazione di loghi, inclusa la cessione scritta del diritto d'autore.
• Valutiamo la lettera di diffida e l'impegno proposto e redigiamo la vostra risposta entro i termini stabiliti.
• Redigiamo lettere di diffida e avvisi di pubblicazione e conduciamo procedimenti cautelari per conto dei titolari dei marchi.
• Presentiamo opposizioni e azioni di revoca presso il BOIP e ci occupiamo delle controversie relative ai nomi di dominio .nl.

Sintesi

• L'utilizzo del logo di un altro soggetto nell'ambito di un'attività commerciale costituisce violazione di un marchio registrato ai sensi dell'articolo 2.20 del Codice di condotta per la proprietà intellettuale (BCIP): uso identico, probabilità di confusione o vantaggio sleale derivante da un marchio noto.
• L'uso a scopo di riferimento ai sensi dell'articolo 2.23 del Codice di condotta per la proprietà intellettuale (BCIP), l'esaurimento dei diritti e la pubblicità comparativa lecita sono consentiti, purché rispettino pratiche commerciali oneste.
• Il diritto d'autore (valido fino a settant'anni dopo la morte del creatore) e la legge sui nomi commerciali possono proteggere un logo anche senza la registrazione del marchio.
• Nelle cause relative alla proprietà intellettuale, la parte soccombente è tenuta a pagare le spese legali effettive e ragionevoli della parte vincitrice, ai sensi dell'articolo 1019h del Regolamento di Vienna; pertanto, è importante prendere sul serio una lettera di diffida.

Domande frequenti